Wat bij inbreuk op een merknaam

U heeft heel wat geïnvesteerd in de registratie en het imago van uw merk.

Maar wat doet u dan wanneer u een inbreuk op uw merk vaststelt? Over welke actiemogelijkheden beschikt u en wat is de meest geschikte reactie, rekening houdend met de aard van de inbreuk?

Het kan ook dat u zelf wordt beschuldigd van een merkinbreuk.

Moet u zich daar dan zomaar bij neerleggen omdat uw handelsnaam, teken of merk sterk gelijkt op het ouder merk van de ander? Of bestaan er mogelijkheden om u met succes te verweren, ook al beschikt de ander over een merkinschrijving?

Uw positie verschilt naargelang u:

  1. zelf merkhouder bent en een inbreuk vaststelt; of
  2. beschuldigd wordt van een inbreuk op het merkenrecht.
     

U bent merkhouder en stelt een inbreuk vast

u wenst dat deze inbreuk zo snel mogelijk stopt. Ga echter niet overhaast te werk en win advies in alvorens u initiatieven neemt: 

  • Bent u zich immers wel voldoende bewust van de draagwijdte van uw rechten?
  • Loopt u niet het risico dat de 'inbreukmaker' met succes de nietigheid van uw merk inroept?
  • Zit er geen addertje onder het gras, bijvoorbeeld omdat de 'inbreukmaker' zich kan beroepen op een uitzondering op het merkenrecht?
  • ...

Concreet stellen zich minstens de volgende vragen:

  1. Is mijn merkenrecht nog geldig?
  2. Kan ik de inbreuk bewijzen?
  3. Hoe kan ik de inbreuk doen stoppen en kan ik mijn schade recupereren?
  4. Met welke uitzonderingen moet ik rekening houden?
     

1. Is uw merk nog geldig?

Het zou kunnen dat uw merk niet langer geldig is, bijvoorbeeld omdat de geldigheidstermijn is verstreken en u niet de vernieuwingstaks heeft betaald of omdat u uw merk niet op een normale wijze heeft gebruikt in het handelsverkeer.
 

2. Kan u de inbreuk bewijzen?

Wanneer u een inbreuk vaststelt is het aangewezen daarvan zo snel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen. Het kan daarbij gaan om foto's van de inbreuk (bijvoorbeeld van een vitrine waarop u merk werd aangebracht), een afdruk van de website van uw concurrent, de aankoop van enkele van de goederen waarop uw merk zonder uw toestemming staat afgebeeld, etc.

Het kan ook voorkomen dat u geen concreet bewijs kan voorleggen, maar dat u ernstige vermoedens heeft van inbreuk. In dat geval biedt de procedure van beslag inzake namaak soelaas.

Deze procedure heeft tot doel u het bewijs te verschaffen van het bestaan en de omvang van de inbreuk en is vooral nuttig wanneer u vreest dat de inbreukmaker zal trachten om bewijsmateriaal te doen verdwijnen.

Het beslag inzake namaak heeft als voordeel dat de procedure eenzijdig kan worden ingeleid. De inbreukmaker is dus niet op de hoogte van de initiatieven die u neemt. Wordt het beslag inzake namaak toegekend, dan wordt een deskundige aangesteld die onaangekondigd zal binnenvallen bij de inbreukmaker om er het aanwezige bewijsmateriaal te beschrijven. Omwille van dit verrassingseffect zal de inbreukmaker dus niet in de mogelijkheid zijn om het bewijsmateriaal te vernietigen of te verbergen.

Een beslag inzake namaak zal worden toegekend indien u erin slaagt aan te tonen dat:

  • uw merkenrecht 'ogenschijnlijk' geldig is (hier volstaat de voorlegging van een actueel bewijs van inschrijving van uw merk); en

  • dat er aanwijzingen zijn van een inbreuk of zelfs van een risico op inbreuk
     

3. Hoe de inbreuk doen stoppen en uw schade recupereren?

U kan zowel de stopzetting van de inbreuk als een schadevergoeding vorderen. Het gaat echter om twee te onderscheiden gerechtelijke procedures.

U hebt er in de eerste plaats alle belang bij dat de inbreuk zo snel mogelijk wordt beëindigd om het commercieel verlies te beperken. Lukt dit niet via een minnelijke regeling, dan kan een bevel tot stopzetting worden bekomen bij de stakingsrechter.

De stakingsrechter zetelt 'zoals in kortgeding' en kan zich enkel uitspreken over het uw vordering om de inbreuk te beëindigen. Om de inbreukmaker aan te sporen zich naar dit bevel te schikken, wordt de maatregel vaak gekoppeld aan een dwangsom. Het voordeel van deze procedure volgt uit het feit dat deze in de regel snel verloopt ('zoals in kort geding'), terwijl de rechter toch een definitieve maatregel kan uitspreken.

De stakingsrechter kan zich echter niet uitspreken over de schadevergoeding. Om een schadevergoeding te bekomen moet daarom een procedure ten gronde worden ingeleid. Dit gebeurt vaak gelijktijdig met de inleiding van de stakingsprocedure. 

Indien u meent dat een inbreuk wordt gepleegd op uw rechten, of indien u zelf wordt beschuldigd van een inbreuk, adviseren wij u om contact op te nemen om de voor u meest geschikte strategie te bepalen.
 

4. Met welke uitzonderingen moet u rekening houden?

Het merkenrecht kent een aantal beperkingen. Het gaat om een aantal situaties waarin u zich als merkhouder niet kan verzetten tegen het gebruik van uw merk. Wettelijk worden de volgende situaties onderscheiden:

  1. het gebruik van een "naam en adres": een eigennaam kan als merk geregistreerd worden, maar dan moet je er wel rekening mee houden dat een ander met dezelfde naam het recht heeft om deze naam ook te gebruiken;
     
  2. het gebruik van "informatieve aanduidingen": het kan voorkomend dat vermeldingen in verband met onder meer de soort, de kwaliteit of de herkomst van een product gelijken op een merk. Indien bepaalde voorwaarden vervuld zijn, kan de merkhouder het gebruik van deze aanduidingen niet verhinderen.
     
  3. het gebruik om de bestemming van een product of dienst aan te geven: denk hierbij aan de onafhankelijke producenten van vervangingsonderdelen. Vaak is het gebruik van het merk van het product waarvoor de onderdelen dienen vereist.
     
  4. een ouder recht van plaatselijke betekenis: wie een handelsnaam gebruikt die een beperkte territoriale uitstraling heeft zal niet gehinderd worden door een latere merkinschrijving van die handelsnaam.
     

U wordt beschuldigd van een merkinbreuk

U ontving een aangetekende brief of wordt gedagvaard omdat men u beschuldigd van een merkinbreuk? 

Weet dat er ook in deze situatie tal van oplossing bestaan.

Zo blijkt vaak dat het ingeroepen merk ongeldig is zodat u de nietigheid of het verval ervan kan vorderen.

Is er overigens wel sprake van een inbreuk? En welk bewijs kan de andere partij daarvan voorleggen?

Misschien kan u zich wel beroepen op één van de beperkingen van het merkenrecht?

En zelfs al biedt geen van deze scenario's een oplossing, dan biedt een minnelijke regeling vaak soelaas. Misschien is de merkhouder wel bereid om u een licentie toe te staan? Of misschien heeft hij begrip voor het feit dat u te goeder trouw handelde en eist hij slechts de stopzetting en geen schadevergoeding?