Contracteren over merken

Waarom contracteren?

Eens uw merk is geregistreerd, wenst u het op diverse wijzen te gebruiken in het economisch verkeer. U voorziet uw producten of diensten van uw merkteken, uw briefpapier krijgt een nieuwe hoofding en ook op uw website komt uw merk frequent voor...

Door dit gebruik zal uw merk aan bekendheid winnen. Slaagt u erin om uw merk een sterk imago te geven, dan zal uw merk ook een alsmaar belangrijker onderdeel gaan uitmaken van uw vermogen.

Andere partijen zullen ongetwijfeld interesse vertonen in het gebruik van uw merk. Soms zonder uw toestemming, maar vaak ook op een legitieme wijze. Voor u de ideale gelegenheid om uw merk als vermogensbestanddeel te exploiteren.
 

Hoe contracteren?

U kan uw merk exploiteren op twee verschillende wijzen:

  1. U verleent een ander het recht om uw merk te gebruiken (licentie);
  2. U kiest ervoor om uw merk te verkopen (overdracht).

LICENTIE

Met een licentie laat u een ander toe om gebruikte maken van uw merk. Als houder van het merk wordt u in dergelijke overeenkomst beschouwd als de “licentiegever”. Diegene die van u het gebruiksrecht verkrijgt, wordt de “licentienemer” genoemd.

Hoewel het voorkomt dat een overeenkomst uitsluitend betrekking heeft op de licentie van een merk, maakt de licentieovereenkomst vaak een onderdeel uit van een ruimere contractuele relatie zoals een distributie- of franchiseovereenkomst.

Een overeenkomst met uw buitenlandse distributeur vereist een sluitende licentie van uw merkenrecht en een verdeling van de verantwoordelijkheden in geval van een merkinbreuk door een derde.

De licentie biedt u het voordeel om het gebruik van uw merk te ‘delegeren’. Dit kan interessant zijn wanneer u uw producten in het buitenland wenst te verkopen. U kan dan contracteren met een lokale partner die beter vertrouwd is met de plaatselijke gebruiken en aan wie u het recht verleent om tegen betaling gebruik te maken van uw merk.

Naast afspraken over het gebruik van uw merk, is het al even belangrijk om in de overeenkomst te voorzien hoe op een inbreuk zal gereageerd worden:

  • Is de licentienemer verplicht om de inbreuk die hij vaststelt aan u te rapporteren?
  • Mag de licentienemer het initiatief nemen om een gerechtelijke procedure op te starten?
  • Wie draagt de kost van dergelijke procedure?
  • Etc.

Laat u alvast niet verleiden tot het gebruik van standaardcontracten die u voor een prikje van het net kan downloaden. Dergelijke contracten zijn niet aangepast aan uw noden en de toepasselijke wetgeving en leiden op termijn zonder twijfel tot kostelijke, frustrerende en vermijdbare problemen.

Bovendien loopt u bij de niet-naleving van de wettelijke voorschriften het risico dat anderen geen rekening hoeven te houden met uw licentieovereenkomst.

Ik help u graag verder indien u advies wenst over de exploitatie van uw merk.

OVERDRACHT

Interesseert het gebruik van uw merk u niet langer? Overweeg dan om uw merk te verkopen. De kans bestaat dat anderen uw merkenrecht maar al te graag overkopen. Bovendien vallen de inkomsten uit dergelijke overdracht onder een fiscaal gunstig regime.

Ongeacht of uw merk is ingeschreven voor de Benelux of als Europees merk, u zal de overdracht van uw merk steeds moeten toestaan voor het grondgebied waarvoor uw merk is ingeschreven.

Anderzijds is het wel mogelijk om uw merk over te dragen voor slechts een deel van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.

Geniet u een Europese merkinschrijving, dan zal uw merk automatisch overgedragen worden indien u ervoor kiest om uw volledige onderneming over te dragen.

Heeft u vragen in dit verband, dan help ik u graag verder om de voor u beste strategie te bepalen.