De kracht van een gemeenschapsmerk (Iron & Smith vs. Unilever)?

Een gemeenschapsmerk biedt bescherming in de gehele Europese Unie. De omvang van deze bescherming is wettelijk omschreven en verschilt naargelang de merkhouder zich wenst te verzetten tegen het gebruik van een identiek of overeenstemmend teken, aangewend voor al dan niet soortgelijke waren en/of diensten. Bij de beoordeling van de beschermingsomvang spelen ook subjectieve factoren een rol, zoals onder meer de "bekendheid" van het betrokken merk.

 Het Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt, dat onder meer de aanvragen van Gemeenschapsmerken onderzoekt.

Het Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt, dat onder meer de aanvragen van Gemeenschapsmerken onderzoekt.

Zo kan de merkeigenaar zich onder meer verzetten tegen het gebruik van een identiek/overeenstemmend teken , zelfs al gaat het om niet-soortgelijke waren of diensten, op voorwaarde dat:

  1. zijn Gemeenschapsmerk "bekend" is;
  2. de gebruiker zichzelf daardoor een ongerechtvaardigd voordeel verschaft of afbreuk doet aan de reputatie of het onderscheidend karakter van het betrokken merk.

Rijst bijgevolg de vraag wanneer een Gemeenschapsmerk bekendheid geniet?

Uit eerdere rechtspraak van het Hof volgt dat bekendheid in een "aanmerkelijk deel" van de EU volstaat. Meer nog, bekendheid in één enkele lidstaat kan in bepaalde omstandigheden toereikend zijn om te besluiten tot bekendheid in de EU.

Stel nu dat een Gemeenschapsmerk bekendheid geniet in een "aanmerkelijk deel" van de EU. Kan de merkhouder deze bekendheid dan ook inroepen wanneer reputatieschade dreigt in een lidstaat waar zijn Gemeenschapsmerk geen feitelijke bekendheid geniet? 

Deze vraag werd door het Hof van Justitie beantwoord In haar arrest van 3 september 2015.

Iron & Smith vs. Unilever

De feiten gaan terug tot april 2012, toen Iron en Smith een aanvraag indiende tot registratie van een Hongaars beeldmerk "Be Impulsive". Unilever NV, die houder is van het Gemeenschapsmerk "Impulsive", tekende oppositie aan tegen deze aanvraag. Zij was immers van oordeel dat Iron & Smith met de registratie van "Be Impulsive" een ongerechtvaardigd voordeel zou trekken uit de reputatie van haar - naar eigen zeggen - bekend Europees merk "Impulsive".

Tijdens de oppositieprocedure bleek dat het Europees merk "Impulsive" maar bekendheid geniet in de UK (marktaandeel van 5 %) en Italië (marktaandeel 0,2 %). Meer nog, in Hongarije geniet het merk van Unilever zelfs helemaal geen bekendheid. 

Bijgevolg rees de vraag of deze bekendheid in een aanmerkelijk deel van de EU, Unilever het recht verschaft om zich te verzetten tegen de nationale registratie van "Be Impulsive" in Hongarije?

Na een succesvolle oppositieprocedure, tekende Iron & Smith beroep aan, waardoor de zaak uiteindelijk voor het Hof te Boedapest kwam. Geconfronteerd met de probleemstelling, formuleerde het Hof enkele prejudiciële vragen aan het Europees Hof van Justitie. Samengevat, kwamen deze vragen op het volgende neer:

  1. Kan de bekendheid van een Gemeenschapsmerk in één of meerdere lidstaten van de EU volstaan om oppositie in te stellen in tegen een nationale merkinschrijving in een lidstaat waar dit merk geen feitelijke bekendheid geniet?
     
  2. Bestaat er wel een risico op ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan de reputatie of het onderscheidend karakter van dit Gemeenschapsmerk, wanneer dit merk volkomen onbekend is bij het relevante nationale publiek (hier de Hongaarse consument)? Welke feiten dient de houder van het Gemeenschapsmerk desgevallend aan te brengen opdat deze tweede voorwaarde vervuld zou zijn?”

Het Hof antwoordde in haar arrest van 3 september 2015 als volgt:

"Wanneer een ouder gemeenschapsmerk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Unie, dat in voorkomend geval kan overeenkomen met het grondgebied van één enkele lidstaat, die niet noodzakelijk de lidstaat is waar een verzoek om inschrijving van een jonger nationaal merk is ingediend, moet worden aangenomen dat dit merk bekend is in de Europese Unie."

"Wanneer het oudere gemeenschapsmerk reeds bekendheid heeft verworven in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Unie, maar niet bij het relevante publiek van de lidstaat waar is verzocht om inschrijving van het jongere nationale merk waartegen oppositie is ingesteld, kan de houder van het gemeenschapsmerk de door artikel 4, lid 3, van richtlijn 2008/95 geboden bescherming genieten wanneer blijkt dat een commercieel niet te verwaarlozen deel van dit publiek dat oudere gemeenschapsmerk kent en in verband brengt met het jongere nationale merk, en dat er, gelet op alle relevante omstandigheden van het concrete geval, op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op het gemeenschapsmerk in de zin van die bepaling dan wel, in het andere geval, sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet."

Conclusie

Met andere woorden:

Zelfs wanneer het gemeenschapsmerk geen feitelijke bekendheid geniet in een lidstaat van de EU, kan de merkhouder oppositie voeren tegen de inschrijving van een jonger merk in die lidstaat, op voorwaarde dat:

  1. het Gemeenschapsmerk bekendheid geniet in een aanmerkelijk deel van de EU;
  2. een commercieel niet te verwaarlozen deel van het publiek in die lidstaat, het Gemeenschapsmerk kent en in verband brengt met het jongere nationale merk; en
  3. er - gelet op alle relevante en concrete omstandigheden - op dat ogenblik:
  • daadwerkelijk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan de reputatie of het onderscheidend karakter van het Gemeenschapsmerk; of
  • sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet.

Het Hof van Justitie voegt dus een "tweede bekendheidsvereiste" toe: een commercieel niet te verwaarlozen deel van het publiek van de betrokken lidstaat moet het Gemeenschapsmerk kennen.

Hoe deze "gekendheidsvereiste" zich concreet onderscheid van de "bekendheidsvereiste" is niet geheel duidelijk. 

Advocaat-Generaal N. Wahl stelt dat "hoe sterker de reputatie en hoe directer en sterker het Gemeenschapsmerk door het aangevraagde teken in gedachten wordt opgeroepen bij het relevante publiek van de betrokken lidstaat, hoe groter de kans dat door het gebruik van het teken op dit ogenblik of in de toekomst, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Gemeenschapsmerk."

Uit toekomstige rechtspraak zal moeten blijken hoe deze gekendheidsvereiste zal worden ingevuld. Men mag daarbij niet de fout maken om deze voorwaarde zo te interpreteren dat de facto een algemene nationale bekendheid wordt vereist.

Lees hier het volledig arrest van het Hof van Justitie.